A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou recentemente que a ação de nulidade de registro de uma marca só é imprescritível quando a notoriedade da marca e a má-fé do registrador são comprovadas. Essa decisão do STJ sobre marcas destaca a importância do comportamento das partes envolvidas em disputas de propriedade intelectual no Brasil, trazendo à tona questões relevantes sobre proteção de marcas.
O caso envolveu a marca Speedo, conhecida mundialmente por seus produtos esportivos. As empresas detentoras da marca buscaram a anulação dos registros concedidos no Brasil a uma empresa de um ex-atleta brasileiro de polo aquático, que havia obtido o registro em 1985. No entanto, o tribunal negou o pedido, considerando a longa relação comercial entre as partes, que perdurou por mais de 30 anos. Essa é outra decisão do STJ sobre marcas que destaca a complexidade dessas disputas.
Relação Comercial de Longa Duração
Desde 1914, a marca Speedo tem sido associada a produtos esportivos de alto desempenho, especialmente durante os Jogos Olímpicos. No Brasil, o primeiro registro da marca ocorreu em 1970, mas foi extinto em 1976. Em 1980, o ex-atleta brasileiro solicitou o registro da marca, obtendo-o cinco anos depois. Mesmo com o novo detentor da marca, as empresas internacionais mantiveram um acordo comercial com o atleta, que incluía o pagamento de royalties até 2006, quando a relação foi rompida devido à inadimplência.
Após o rompimento do acordo, a empresa internacional entrou com ação judicial em 2010, buscando a anulação do registro da marca brasileira, argumentando má-fé. No entanto, o STJ decidiu que a ação de nulidade não era imprescritível, já que, na época do registro, o Brasil ainda não havia estabelecido a notoriedade da marca, e as partes mantiveram uma relação comercial colaborativa durante várias décadas.
Má-fé e Prescrição: O Que a Lei Diz?
O relator do caso, ministro Raul Araújo, destacou que o artigo 174 da Lei 9.279/1996 estabelece um prazo específico para ações de nulidade de registro.Esse prazo é de cinco anos, conforme determinado na legislação, e deve ser seguido rigorosamente em processos de contestação de registros de marca ou patente. Entretanto, a Convenção da União de Paris (CUP) de 1883 permite uma exceção. Nessa convenção, a prescrição não se aplica quando há má-fé comprovada e notoriedade da marca envolvida no processo.
No caso da Speedo, o STJ determinou que a má-fé, embora inicialmente identificada, foi temporariamente suspensa. Isso ocorreu durante o longo período de relacionamento comercial entre as partes. O tribunal concluiu que, como as empresas mantiveram uma colaboração por três décadas, não haveria base para anular o registro retroativamente. O caso é mais um exemplo de decisão do STJ sobre marcas que demonstra a importância de analisar o contexto específico de cada disputa.
O Futuro da Marca no Brasil
O tribunal decidiu contra a anulação imediata do registro da marca no Brasil. No entanto, ordenou que a empresa brasileira não renove o registro. Isso permite que, no futuro, a marca retorne ao controle das empresas internacionais, desde que cumpram os requisitos legais necessários.
Essa decisão do STJ sobre marcas reforça a importância de se monitorar continuamente os registros de marcas e agir de forma rápida em casos de possíveis violações de propriedade intelectual. Empresas que buscam proteger suas marcas devem ficar atentas aos prazos legais e ao comportamento das partes envolvidas, garantindo que suas ações estejam em conformidade com as regras de boa-fé e proteção de direitos.
Convidado pelo Economic News Brasil, o advogado Frederico Cortez, especialista em registro de marcas, comentou sobre a decisão do STJ sobre marcas:
“A decisão do STJ é um marco importante para o direito de marcas no Brasil, pois reforça que a má-fé do registrador precisa ser comprovada e não pode ser presumida, mesmo em casos onde há uma relação comercial prévia. O tribunal deixou claro que a imprescritibilidade da ação de nulidade só se aplica quando existem elementos claros de má-fé, o que, neste caso, não foi evidenciado de forma contundente durante os 30 anos de convivência comercial entre as partes. Para as empresas, isso reforça a necessidade de um monitoramento constante de suas marcas e uma atuação diligente, especialmente em mercados internacionais, para evitar situações semelhantes”, destacou o advogado.
